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29/09/2006

A proteção jurídica do 'trade dress' na Justiça
Publicado no Valor Econômico” – edição de 29 de setembro de 2006
Autoria:
Simone de Freitas Vieira
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A proteção ao conjunto-imagem - ou a proteção da aparência - de produtos e serviços vem se tornando cada vez mais relevante no mercado competitivo. Não raro, a aparência de determinado produto ou serviço é de tal modo forte e inovadora que adquire uma distintividade própria, garantindo-lhe, tal como a marca, a individualização perante outros semelhantes. Deste modo, é comum identificarmos um produto apenas pela impressão visual de seu invólucro, antes mesmo de identificarmos sua marca. O mesmo pode ocorrer com estabelecimentos comerciais, quando eles reúnem um conjunto de características visuais tão peculiar que garante ao consumidor a certeza de qual se trata.É o que a doutrina da propriedade intelectual conceitua como "trade dress", cuja proteção contra uso e reprodução indevidos, embora não tenha previsão específica no ordenamento jurídico, se dá, plenamente, no âmbito da repressão à concorrência desleal.A identificação visual de um produto ou um serviço ocorre pela utilização de inúmeros elementos que o diferenciam dos demais: marca, formato do vasilhame, apresentação visual da embalagem do produto ou de estabelecimento, combinação de cores, fontes e disposição das palavras, propagandas etc. Enfim, toda uma gama de características peculiares que imprimem individualização suficiente, permitindo que o consumidor identifique o produto ou o serviço. Um exemplo de infração se dá quando uma empresa imita o conjunto-imagem da embalagem do produto de outra empresa que já usufrui de aceitação no mercado por meio da reprodução de seus elementos.Determinados ramos comerciais, em função da própria competitividade e da proximidade com o público em geral, apresentam características e elementos visuais similares e, até mesmo, idênticos, resultantes da tendência de mercado aplicada para a caracterização visual deste tipo de produto. É o que, por exemplo, ocorre com produtos alimentícios e cosméticos. É comum que os vasilhames de produtos à base de tomate usem a cor vermelha, ou que as embalagens de tinturas para cabelos apresentem modelos com alusão à sua tonalidade. Neste caso, evidentemente, não há que se falar em exclusividade de uso dessas características, isoladamente, tendo em vista que o seu uso é generalizado, retirando a característica de distintividade inerente à proteção ao trade dress. No entanto, não está excluída a cautela do fabricante em diferenciar, de modo suficiente, o seu produto dos demais existentes, a fim de afastar o risco de confusão.A apreciação do trade dress pelos tribunais internacionais ganhou sua primeira grande repercussão em 1992Portanto, para a constatação do trade dress de produtos ou estabelecimentos comerciais e a garantia de sua proteção e exclusividade de uso, a análise de suas características visuais deve ser realizada em seu conjunto e não por seus elementos isolados.A apreciação desta matéria pelos tribunais internacionais ganhou sua primeira maior repercussão em 1992, no julgamento, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, do célebre caso Two Pesos versus Taco Cabana. Naquela demanda, uma famosa rede de lanchonetes de fast food americana, denominada Taco Cabana, moveu uma ação com a finalidade de coibir o uso indevido, pela empresa Two Pesos, atuante no mesmo ramo, da roupagem de seu negócio - o trade dress. No julgamento do caso, a Suprema Corte americana entendeu que o ambiente e as características visuais daquele estabelecimento eram originais ao ponto de lhe ser conferida uma proteção especial à exclusividade de seu uso.No Brasil, é cada vez mais freqüente a apreciação da matéria, com a repressão da concorrência desleal ou de garantia da livre concorrência, conforme o caso, já não sendo raras as decisões referentes à proteção do trade dress na configuração visual de embalagens, estabelecimentos comerciais e, até mesmo, peças publicitárias. No entanto, uma vez que a solução desses conflitos não se dá pela aplicação de dispositivos legais específicos, há a dificuldade em afastar análises puramente subjetivas dos conjuntos visuais submetidos ao confronto. Nesta comparação, a familiaridade do avaliador com o ramo de mercado daquele produto pode configurar um fator relevante, razão pela qual o conjunto probatório a ser produzido é de suma importância.Felizmente, nossos tribunais têm se manifestado no sentido não só de coibir o plágio de conjunto-imagem passível de proteção e o seu aproveitamento ilícito por terceiros, mas também de afastar o risco de confusão ao consumidor.Determinados ramos de mercado estão sujeitos à convivência de seus produtos com outros de conjuntos visuais similares, pela repetição de elementos de uso comum. Mas até mesmo nesses ramos a criatividade e a inovação podem ser grandes aliadas no alcance da distinção visual de produtos ou serviços. O planejamento da aparência de um produto ou serviço deve ser encarado, cada vez mais, como uma ferramenta imprescindível para o seu sucesso no mercado, tendo em vista que é fator decisivo para sua individualização perante a concorrência e, por conseqüência, sua proteção jurídica.

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Decisão suspende protesto de devedores de ICMS

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) obteve uma decisão judicial que suspende o protesto em cartório das empresas devedoras do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado. Desde o ano passado, a Procuradoria Fiscal do Estado de São Paulo vem adotado o protesto em cartório como forma de recuperar créditos. A medida, na prática, significa inscrever o nome dos inadimplentes em serviços de proteção ao crédito como o Serasa.A sentença da 10ª Vara da Fazenda Pública é válida para todas as empresas associadas à entidade e terá eficácia a partir de sua publicação, o que não ocorreu ainda. O assessor jurídico da Fiesp, Helcio Honda, afirma que a Fazenda já possui meios adequados para realizar a cobrança de suas dívidas. E o uso do protesto - que não teria previsão legal para ser aplicado às certidões de dívida ativa - seria uma forma de coagir o contribuinte ao pagamento. "Se o contribuinte está em dificuldade, com o protesto, essa dificuldade fica ainda maior", afirma. Na decisão, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, dentre outros pontos, afirma que o fisco dispõe de poderes mais do que suficientes para executar o patrimônio dos devedores, sem a necessidade de uso protesto da certidão de dívida ativa. O procurador-geral fiscal, Clayton Eduardo Prado, afirma que a procuradoria vai recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Ele afirma que há um parecer da Corregedoria-Geral do Estado que autoriza o protesto. Além disso, ele lembra que neste ano o TJSP analisou a questão e o órgão especial da corte manteve, em uma decisão apertada (12 votos a 10), a suspensão de duas liminares obtidas por contribuintes para não terem os nomes negativados. A maioria dos desembargadores entendeu não existir ilegalidade ou obstáculo para o protesto. Honda, no entanto, acredita que a decisão de primeira instância será mantida. Ele cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que vedam qualquer forma de coerção do Estado para a recuperação de créditos. A primeira turma da corte, em outubro de 2005, por exemplo, determinou que a Fazenda de Minas Gerais não poderia protestar empresas inadimplentes.

IR sobre controladas avança no Supremo

A Fazenda sofreu um revés ontem na retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) sobre a tributação das empresas controladas e coligadas no exterior. Até então com dois votos favoráveis ao fisco, o resultado acabou empatado, antes de ser suspenso por pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Uma boa novidade para a defesa foi também a utilização do único precedente da casa sobre o tema, um recurso especial de 1993. A ação derrubou um dispositivo de 1988 que tributava na fonte a distribuição de dividendos aos acionistas - ou seja, tributava a apuração do lucro. Os contribuintes consideram o tema similar à regra criada para empresas no exterior.O julgamento de ontem tratou de uma Adin ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) contra a Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, segundo a qual o lucro apurado por empresa com coligada ou controlada com sede no exterior será considerado automaticamente disponibilizado para a controladora ou coligada no Brasil. Segundo o procurador da Fazenda Nacional Fabrício da Soller, o instrumento foi criado como uma forma de evitar a evasão fiscal por meio de empresas com sede em paraísos fiscais. Sem a exigência de contabilização imediata dos resultados no Brasil, o lucro apurado no exterior acabava escapando da tributação pelo fisco brasileiro.Até agora o fisco vinha saindo vitorioso na disputa. No início do julgamento, em 2003, a relatora do processo, ministra Ellen Gracie, havia dado vitória parcial ao fisco, considerando a regra constitucional no caso da tributação das empresas controladas. No caso das coligadas, a regra seria abusiva, pois sem poder de mando, a coligada no Brasil não teria como garantir a internalização dos resultados apurados no exterior. O ministro Nelson Jobim proferiu um entendimento ainda mais favorável ao fisco, declarando a constitucionalidade nos dois casos.No voto-vista de ontem, o ministro Marco Aurélio de Mello entendeu que o conceito de renda definido em precedentes anteriores do Supremo implica disponibilidade. Ou seja, sem a efetiva transferência do lucro apurado, não há fato gerador tributável. Assim, a medida provisória criaria uma ficção jurídica, considerando renda algo que não é. O ministro Sepúlveda Pertence fez questão de adiantar seu voto, apesar do pedido de vista de Ricardo Lewandowski. Pertence seguiu integralmente o voto de Marco Aurélio: "Não é possível conferir ampla liberdade ao legislador tributário, à maneira que quer Jobim", afirmou. Segundo ele, a lei tributa uma expectativa de lucro na empresa nacional, que é sua apuração na coligada ou controlada estrangeira. Segundo ele, o que já é uma falsa disponibilidade, já considerada fato gerador. Para o advogado João Cordeiro Guerra, representante de várias empresas que questionam a regra, o julgamento de ontem foi importante pelos dois votos e pela discussão do precedente da casa sobre a Lei nº 7.713, de 1988. Segundo o advogado, a lei previa a cobrança do imposto de renda dos acionistas ainda que o lucro não tivesse sido distribuído. A regra, válida para as operações internas, foi derrubada pelo Supremo na ocasião, e segue princípio semelhante à tributação criada para as coligadas e controladas no exterior.

Justiça nega ISS sobre outdoors

Uma decisão da 14ª Vara Cível de Maceió afastou a incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre a atividade de divulgação de publicidade em outdoors, sob a alegação de que ela está fora da lista de serviços sujeitos ao imposto. Apesar de o serviço não ter sido incluído na lista da Lei Complementar nº 116 de 2003, vários municípios tributam a atividade sob o entendimento de que ele está abrangido pelo item que trata da própria publicidade.Segundo o entendimento do juiz da 14ª Vara Cível, para haver a tributação pelo ISS não basta a atividade ser considerada um serviço pelo município, mas ela precisa estar incluída na lista da Lei Complementar nº 116. Segundo o advogado responsável pela ação, Manuel Cavalcante Júnior, do Cavalcante e Noronha Advogados, a atividade chegou a ser prevista durante a tramitação da lei complementar, no item 17.07, que tratava da incidência sobre a veiculação e divulgação de textos e desenhos de publicidade e propaganda. O item, contudo, foi vetado. Ainda assim, seu cliente teve problemas com os fiscos de várias capitais do Nordeste, que se utilizaram do item 17.06, que prevê a tributação da publicidade. Contudo, diz o advogado, este item não diz respeito à divulgação, mas apenas à criação de peças publicitárias.Assim como a discussão em torno de outras atividades supostamente sujeitas ao ISS, como a locação de bens móveis e o leasing, a divulgação de publicidade em outdoor tem como pano de fundo o debate entre "obrigação de fazer" e "obrigação de dar". No caso, a locação do espaço dos outdoors não seria um serviço, mas apenas a cessão do uso do ponto.

Lei da anistia fiscal paulista deve ser publicada na terça

O governador de São Paulo, Cláudio Lembo, deve vetar parcialmente o Projeto de Lei (PL) nº 501, de 2006, aprovado na terça-feira pela assembléia legislativa, que institui um programa de anistia fiscal para os débitos de ICMS de empresas com o Estado decorrentes de fatos geradores até 31 de dezembro de 2005. Assim, devem ser retirados do texto original, proposto pelo próprio Executivo, os incisos que garantiriam a redução de 100% das multas sobre autuações de ICMS e de 70% para as decorrentes do não-cumprimento das obrigações acessórias - como a exibição dos livros e das guias de informação e apuração do ICMS (GIAs) em fiscalizações. Isso porque esses benefícios só estariam disponíveis para quem fizesse o pagamento até 30 de setembro.Como a lei só foi aprovada nessa semana, não haveria tempo para regulamentá-la e nem para as empresas levantarem seus débitos com o Estado. E, para alterar a data do primeiro pagamento, seria necessário passar pela assembléia - onde o projeto ficou por quase dois meses, mesmo em regime de urgência - depois de recorrer ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que precisa aprovar benefícios fiscais dos Estados, já que o texto é fruto dos Convênios ICMS nº 50 e 73, de 2006.Para evitar polêmicas jurídicas com relação à isenção total de multa, a lei só deve ser publicada no Diário Oficial da terça-feira, já sem os trechos que falam do prazo do dia 30. Dessa forma, só devem valer os descontos de 90% do valor das multas para quem fizer o pagamento até 31 de outubro, 80% até 30 de novembro e 70% até 22 de dezembro. Em todos os casos, o desconto dos juros é de 50% e o principal (valor devido em imposto) é mantido. O desconto para as multas das obrigações acessórias deixa de existir, pois só valia para o prazo de 30 de setembro. As informações são de fontes ligadas à Coordenadoria de Administração Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda, mas não são confirmadas pela secretaria ou pelo Executivo, via assessorias de imprensa.